Reklama.
Reklama.
Reklama.
Co powinna, a czego nie powinna zawierać umowa NDA.
Jednostki naukowe nie zawsze w sposób trafny postrzegają istotę umów NDA (ang. Non-Disclosure Agreement), czyli umów o poufności, kiedy łatwo może dojść do ujawnienia np. istoty pomysłu. Z kolei przedsiębiorcy często przy tej okazji chcą mieć możliwość uzyskania dostępu do wartościowego IP jednostki naukowej. Jeśli jednak decydujemy się na taki, prawno-biznesowy krok, to warto mieć świadomość czemu służyć ma taka umowa.
Reklama.
Co do zasady mowy NDA nie chronią ani wyników badawczych, patentów, czy utworów (dzieł). Na ich podstawie nie dochodzi też do jakiegokolwiek przekazania praw. Jedyne co może się odbyć na podstawie takiej umowy, to wprowadzenie mechanizmu ochrony informacji poufnych w związku z ich przekazaniem drugiej stronie. To z reguły ma związek z zamiarem podjęcia wzajemnej współpracy; aby określić czy jest nad czym pracować często przekazanie informacji, danych, raportów, wyników badawczych jest konieczne, stąd określenie stopnia ochrony tych danych ma sens. Dlaczego? Bo wtenczas możemy skuteczniej wyegzekwować żądanie np. zapłaty odszkodowania za ujawnienie pomysłu, jeśli nastąpi to niezgodnie z postanowieniami zawartej umowy NDA.
Zwróciłbym uwagę na najistotniejsze moim zdaniem, elementy umowy NDA, do których zaliczam:
1. Ujęcie (opis) kontekstu – najczęściej w treści jej preambuły – kto i dlaczego zawiera umowę NDA; w przypadku prac B+R będzie to z reguły chęć jednostki badawczej do dalszego rozwoju jej produktu, który może jawić się jako wynik badań na wczesnym etapie rozwoju (faza pre-seed), a kolei przedsiębiorca i/lub fundusz posiadający środki może chcieć przekonać się we własnym zakresie czy i ile ten wynik jest wart i co rokuje. Ważne jednak, że jeżeli decydujemy się na zawarcie takiej umowy, to we własnym dobrze pojętym interesie opiszmy jaki jest powód udostępnienia informacji poufnych i co w efekcie zawarcia umowy NDA chcemy osiągnąć. Ważne, żeby istotą umowy NDA było określenie celu, do którego zmierzamy, a nie żeby zawarcie umowy NDA było celem samym w sobie.
W przeważającej większości przypadków spotkać można, wpisywane jak zaklęcie, sformułowania o tym, że strony zamierzają podjąć współpracę (jaką? czego dotyczącą?) i, że w związku z tym każda z nich wyraża wolę ujawnienia drugiej informacji poufnych. Taki sposób projektowania zapisów w umowie NDA odradzam zdecydowanie.
W przeważającej większości przypadków spotkać można, wpisywane jak zaklęcie, sformułowania o tym, że strony zamierzają podjąć współpracę (jaką? czego dotyczącą?) i, że w związku z tym każda z nich wyraża wolę ujawnienia drugiej informacji poufnych. Taki sposób projektowania zapisów w umowie NDA odradzam zdecydowanie.
2. Opis tego co przekazujemy; w tym wypadku jestem zwolennikiem precyzyjnego wskazywania, jakie konkretnie informacje (np. skład formulacji, raport z badania przedklinicznego itp.) i w jakiej formie (np. pisemna w postaci raportu albo płyty CD, etc.) są przekazywane oraz – co ważne – kto (z imienia, nazwiska, stanowiska służbowego w jednostce) oraz komu (analogiczna identyfikacja osobowa) informacje te przekazuje.
W praktyce jednostek badawczych najczęstszą postacią prezentowanych projektów umów, to takie, w których zawarte jest zobowiązanie każdej ze stron do zatrzymania tylko dla siebie poufnych informacji, obejmujących w szczególności (katalog otwarty!) opis rozwiązania technicznego, wzajemnych relacji, negocjacji, transakcji i wszystkich innych działań, których ujawnienie publiczne lub osobom trzecim może przynieść szkody ujawniającemu.
Z kolei definiując informacje poufne wskazuje się nader często, że są to wszelkie (o zgrozo!) informacje lub dane dostarczone, bądź udostępnione przez ujawniającego, w szczególności (znów katalog otwarty): informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, finansowe, prawne, lub inne informacje dotyczące przedsiębiorstwa lub działalności strony ujawniającej, mające charakter ekonomiczny, finansowy, handlowy, marketingowy, naukowy, techniczny, administracyjny, know-how, osobowy (w tym dane kontaktowe: adresy e-mail, numery telefonów, itp.), planistyczny lub strategiczny, a także informacje uzyskane w wyniku analizy lub przetworzenia dostarczonych informacji, niezależnie od sposobu ich ujawnienia stronie otrzymującej, w jakiejkolwiek formie (w tym na piśmie, ustnie lub przy wykorzystaniu jakichkolwiek innych środków), zarówno przed jak i po dacie zawarcia umowy o poufności.
Oczywiście nie o to chodzi. Jaki w ogóle jest sens zawierania tego rodzaju umów, z których nie wynika co i dlaczego jest przekazywane i podlega stosownej ochronie? Tym bardziej, że ryzyko ujawnienia pomysłu, jest bardzo realne, gdyż pod pojęciem tak ogólnie i szeroko proponowanej definicji informacji poufnych zobowiązujemy się do przekazania np. informacji technicznych, które stanowią istotny know-how ujawniającego. Jeśli ma on zostać ujawniony, to w zamian za co i na jakich warunkach, a nie dlatego, że jest zawierana umowa NDA!
W praktyce jednostek badawczych najczęstszą postacią prezentowanych projektów umów, to takie, w których zawarte jest zobowiązanie każdej ze stron do zatrzymania tylko dla siebie poufnych informacji, obejmujących w szczególności (katalog otwarty!) opis rozwiązania technicznego, wzajemnych relacji, negocjacji, transakcji i wszystkich innych działań, których ujawnienie publiczne lub osobom trzecim może przynieść szkody ujawniającemu.
Z kolei definiując informacje poufne wskazuje się nader często, że są to wszelkie (o zgrozo!) informacje lub dane dostarczone, bądź udostępnione przez ujawniającego, w szczególności (znów katalog otwarty): informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, finansowe, prawne, lub inne informacje dotyczące przedsiębiorstwa lub działalności strony ujawniającej, mające charakter ekonomiczny, finansowy, handlowy, marketingowy, naukowy, techniczny, administracyjny, know-how, osobowy (w tym dane kontaktowe: adresy e-mail, numery telefonów, itp.), planistyczny lub strategiczny, a także informacje uzyskane w wyniku analizy lub przetworzenia dostarczonych informacji, niezależnie od sposobu ich ujawnienia stronie otrzymującej, w jakiejkolwiek formie (w tym na piśmie, ustnie lub przy wykorzystaniu jakichkolwiek innych środków), zarówno przed jak i po dacie zawarcia umowy o poufności.
Oczywiście nie o to chodzi. Jaki w ogóle jest sens zawierania tego rodzaju umów, z których nie wynika co i dlaczego jest przekazywane i podlega stosownej ochronie? Tym bardziej, że ryzyko ujawnienia pomysłu, jest bardzo realne, gdyż pod pojęciem tak ogólnie i szeroko proponowanej definicji informacji poufnych zobowiązujemy się do przekazania np. informacji technicznych, które stanowią istotny know-how ujawniającego. Jeśli ma on zostać ujawniony, to w zamian za co i na jakich warunkach, a nie dlatego, że jest zawierana umowa NDA!
3. Postanowienia o karze umownej – swoisty „papierek lakmusowy” dla określenia rzeczywistej intencji stron w zakresie współpracy. Co do zasady zastrzeżenie w treści umowy NDA kwoty kary umownej za naruszenie postanowień dotyczących poufności umożliwia żądanie tej kwoty w drodze wezwania do zapłaty oraz pozwu przed sądem powszechnym i znacznie ułatwia dochodzenie roszczeń. W praktyce nie wyobrażam sobie, aby jednostka naukowa, jako strona ujawniająca informacje mogła zawierać umowę bez klauzul przewidujących kary umowne za naruszenie obowiązku zachowania poufności (choć nie zawsze się to dzieje). Symptomatyczne jest również, że im więcej dyskutowania odnośnie zawarcia postanowień dotyczących kar umownych w umowie o poufności, zwłaszcza wysokości jej kwot, tym widoki na przyszłą współpracę marniejsze.
4. Czas obowiązywania – tu proponuję zawieranie umowy na czas z góry oznaczony, np. okresem trwania projektu, do jakiego jednostka naukowa wspólnie z przedsiębiorcą aplikują; z reguły nie dłużej, niż 3 do 5 lat. Powód jest również prosty – umowa taka nie może zostać wypowiedziana przed upływem jej okresu, chyba, że strony wyraźnie o tym postanowią, a wtenczas zyskujemy pewność, że ten kto odebrał informacje poufne zrealizuje cel związany z ich przekazaniem
Powyższe nabiera znaczenia, jeśli odnotujemy, że w wyniku wejścia w życie (05.07.2016 r.) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem oraz zmiany (05.07.2018 r.) ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 1637) – rozszerzono definicję tajemnicy przedsiębiorstwa – a pamiętajmy, że naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (oraz związanego z nim know-how) jest czynem nieuczciwej konkurencji.
Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa wskazuje, że jest nią informacja mająca wartość gospodarczą, a uprawiony – przy zachowaniu należytej staranności – podjął niezbędne działania w celu zapewnienia jej poufności (art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).
To jest najważniejsza kwestia, która rzutuje na postanowienia umowy NDA – jako ujawniający musisz mieć świadomość wartości informacji poufnych, którymi rozporządzasz oraz podjąłeś działania w celu ich ochrony. To jest obowiązkiem ujawniającego i ryzykiem, które podejmuje. Dlatego kontekst (pkt 1 powyżej) ujawnienia informacji poufnych w umowie NDA ma takie szczególne znaczenie. W razie sporu rzecz będzie dotyczyła tego, czy ujawniający zachował należytą staranność i podjął działania w celu ochrony informacji poufnych, a jeśli je ujawnił, to czy dochował tej staranności, np. zawierając umowę NDA.
Jako, że przepisy nie wymagają bezwzględnego obowiązku zawierania umowy NDA, to można podjąć również inne działania w celu chronienia informacji poufnych w jednostce (przechowywanie w zabezpieczonym miejscu, z ewidencjonowanym dostępem osób, zabezpieczonymi hasłem, itp.) i z zachowaniem takich środków ostrożności dokonywać ich ujawnienia.
Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa wskazuje, że jest nią informacja mająca wartość gospodarczą, a uprawiony – przy zachowaniu należytej staranności – podjął niezbędne działania w celu zapewnienia jej poufności (art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).
To jest najważniejsza kwestia, która rzutuje na postanowienia umowy NDA – jako ujawniający musisz mieć świadomość wartości informacji poufnych, którymi rozporządzasz oraz podjąłeś działania w celu ich ochrony. To jest obowiązkiem ujawniającego i ryzykiem, które podejmuje. Dlatego kontekst (pkt 1 powyżej) ujawnienia informacji poufnych w umowie NDA ma takie szczególne znaczenie. W razie sporu rzecz będzie dotyczyła tego, czy ujawniający zachował należytą staranność i podjął działania w celu ochrony informacji poufnych, a jeśli je ujawnił, to czy dochował tej staranności, np. zawierając umowę NDA.
Jako, że przepisy nie wymagają bezwzględnego obowiązku zawierania umowy NDA, to można podjąć również inne działania w celu chronienia informacji poufnych w jednostce (przechowywanie w zabezpieczonym miejscu, z ewidencjonowanym dostępem osób, zabezpieczonymi hasłem, itp.) i z zachowaniem takich środków ostrożności dokonywać ich ujawnienia.
Z kolei sankcje, jakie ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wiąże z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa są również warte odnotowania. Poszkodowani mogą zażądać dodatkowo opublikowania treści wyroku, a także, zamiast dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych (długotrwałe powództwo o odszkodowanie z wykazywaniem rozmiarów poniesionej szkody oraz związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy działaniem z naruszeniem tajemnicy, a rozmiarem szkody), domagać się naprawienia szkody przez zapłatę sumy pieniężnej (ryczałt) w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – licencja za korzystanie z know-how.
Reklama.