Prawo własności przemysłowej czyli dlaczego warto chronić własność intelektualną przedsiębiorstwa

Izabela Marczak (techBrainers): Co to właściwie jest patent i do czego służy?
Marta Koremba (Bird & Bird): Patent jest formą prawnego zabezpieczenia rozwiązań o charakterze technicznym, czyli takich, które dotyczą pewnej dziedziny techniki i stanowią odpowiedź na jakiś problem techniczny. Przy czym technika rozumiana jest tu bardzo szeroko. Niemal każde rozwiązanie możliwe do zastosowania i wykorzystujące pewne środki i metody techniczne, jest rozwiązaniem technicznym w rozumieniu definicji wynalazku. Wynalazek może być chroniony patentem, jeśli rozwiązanie, którego dotyczy, jest nowe w skali globalnej, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania.

Patent chroni rozwiązania innowacyjne na zasadzie qui pro quo. Wynalazca ujawnia publicznie wiedzę i pomysł zastosowany w swoim wynalazku, gdy opis wynalazku jest publikowany. W zamian otrzymuje monopol rynkowy na korzystanie z wynalazku przez 20 lat.
Rozwiązania, które nie są innowacyjne, ale są użyteczne i dotyczą wytworów – przedmiotów o określonej postaci, mogą być chronione jako wzory użytkowe za pomocą tzw. „małych patentów”.
Z kolei design, czyli wzornictwo wszelkiego rodzaju przedmiotów, chroni się za pomocą praw do wzorów przemysłowych, zarejestrowanych lub nie. Marka, logo czy nazwa mogą być chronione za pomocą praw do znaków towarowych. Ponadto, wszelkie efekty działalności twórczej o indywidualnym charakterze mogą być objęte ochroną, jako utwory na gruncie prawa autorskiego.

Czy patent służy zatem wyłącznie do ochrony innowacyjnych wynalazków?
MK: Co do zasady tak. Rozwiązanie zgłaszane do ochrony nie musi jednak być przełomowe. Wystarczy w odpowiedni sposób sformułować problem techniczny, którego ono dotyczy oraz wskazać w opisie patentowym, w jaki sposób ten problem techniczny jest rozwiązywany przez nasz wynalazek.

Często patenty wykorzystywane są w celach strategicznych, gdyż zapewniają monopol i umożliwiają udzielanie licencji innym podmiotom. Właściciel patentu, sam może nie korzystać z zastrzeżonego wynalazku i nadal czerpać zyski z obrotu prawami patentowymi. Często dzieje się tak, że kluczowe technologie są obudowane kilkunastoma patentami, tzw. gąszczem patentowym.
Udostępniając swoją technologię, właściciel udziela wiązki licencji na korzystanie z niej.

Na budowanie takiego gąszczu, mogą sobie chyba pozwolić tylko nieliczni?
MK: Wyłącznie najwięksi gracze, bo taka strategia nie jest tania. Rodzi ona również pewne ryzyko. Wykorzystywanie patentów do blokowania dostępu do rynku i ograniczania konkurencyjności, może okazać się niedozwolone na gruncie prawa konkurencji, choć w Polsce są to jeszcze stosunkowo rzadkie sprawy.

Piotr Dynowski (Bird & Bird): Gąszcz patentowy można w pewnym sensie porównać do pola minowego. Tu warto wspomnieć, że jeden patent łatwo unieważnić, ale przy gąszczu, jest to nieporównywalnie bardziej kłopotliwe i czasochłonne. Wszczęcie 16 czy 17 postępowań o unieważnienie patentu, to już są znaczne wydatki. Wielu się tego nie podejmie. Będzie wolało zapłacić licencyjny "haracz", niż z tym walczyć.

Kto toczy takie wojny?
PD: Przede wszystkim giganci rykowi, ale też tzw. trolle patentowe, którzy skupują na rynku różne, często w ogóle nieużywane patenty, po to, żeby móc potem szachować rynkowych graczy. To są podmioty, które się w tym wręcz specjalizują. W ostatnich latach mamy przede wszystkim wojny patentowe w obszarze telefonii komórkowej czy szerzej elektroniki, od ekranów dotykowych poczynając, po guzik wielofunkcyjny, opcję aparatu fotograficznego czy baterię. Jest też cały obszar tzw. standard essential patents, czyli takich patentów, do których prawa ma jedna firma, ale muszą korzystać z nich wszyscy, bo objęte nimi rozwiązania stają się standardem w danej branży. Teoretycznie, w takiej sytuacji powinny obowiązywać zasady licencjonowania na uczciwych, równych zasadach przez właściciela tego patentu, czyli tzw. FRAND. Prawda jest jednak taka, że dochodzi tu często do nadużyć. Różne firmy próbują zgłaszać swoje rozwiązania, które są standardami w danej dziedzinie, ukrywając, że one są standardami. Robią tak po to, by próbować uciec od konieczności licencjonowania na szczególnych zasadach. Czekają aż cały rynek zacznie używać ich rozwiązania, by potem jak przysłowiowy królik z kapelusza wyskoczyć i powiedzieć: „aha, a teraz płaćcie mi ciężkie pieniądze albo zablokuję całkowicie wasz biznes".

To w ostatnich czasach bardzo gorący temat., Powstają nowe technologie, ale wiele z nich wzajemnie się przecina i jedne czerpią z drugich. Coraz więcej jest spraw na styku prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji, które pokazują jak można próbować użyć praw własności intelektualnej do nadużyć i wyeliminowania z rynku konkurencji w sposób nie do końca etyczny.
Takie zjawisko nazywamy właśnie trollingiem patentowym. Polega ono na tym, że firmy, które same nic nie wynajdują i nic nie produkują, skupują od drobnych wynalazców za grosze ich perspektywiczne wynalazki, tworząc portfele patentowe, a później wykorzystują je jak talię kart do gry. Rozglądają się po rynku, kogo można tą talią ewentualnie zaatakować i przesłać wezwanie, że narusza patenty, żądając ogromnych pieniędzy.

Czy zatem warto w ogóle starać się o patent? Skoro tyle z nimi kłopotów, a ochrona trwa tylko 20 lat…
PD: 20 lat to dla niektórych nowych technologii aż nadto, bo starzeją się dużo szybciej. Ale rzeczywiście są takie dobra intelektualne przedsiębiorstwa, know-how, które lepiej pozostawić w tajemnicy i zamiast patentować lepiej chronić, jako tzw. tajemnicę przedsiębiorstwa.
Podstawowa zaleta patentu jest taka, że mamy prawo, które jest gdzieś zarejestrowane, więc jest stosunkowo proste do zweryfikowania. Znamy jego treść i zakres, wiemy, kiedy zostało zgłoszone i zarejestrowane. Patent daje też dużą wygodę w obrocie aktywami niematerialnymi. Przy zawieraniu jakieś umowy, pozwala drugiej stronie sprawdzić, że coś jest przynajmniej formalnie zgodne ze stanem faktycznym, że to jest nasza technologia, której nikomu nie ukradliśmy. Druga zaleta patentu jest taka, że jakby ktoś naruszał te nasze prawa, to dzięki patentowi nie musi przeprowadzać już całego dowodu na okoliczność tego, kto stworzył dany wynalazek, kiedy i w jaki sposób nabyliśmy do niego prawa, itp. Po prostu wystarczy przedstawić certyfikat z właściwego urzędu patentowego.

To zalety, a minusy?
PD: Minusem jest to, na co już zwróciła Pani uwagę. Ochrona patentowa jest ograniczona czasowo i trwa 20 lat. Dla niektórych technologii to jest „aż 20 lat” Dla innych dziedzin, takich jak farmacja, chemia, przemysł ciężki, itd., 20 lat to jest często krótko. Zwłaszcza, że musimy pamiętać o tym, że patent często zostaje udzielony dopiero po kilku, czy też kilkunastu latach trwania postępowania patentowego, a okres ochrony liczony jest od daty dokonania zgłoszenia patentowego. W praktyce oznacza to, że jeśli uzyskujemy patent np. dopiero po 10 latach od zgłoszenia, to w tym momencie połowę okresu ochronnego mamy już za sobą.

Jeśli nie patent, to co?
PD: Inną możliwą formą ochrony, jest niezgłaszanie patentu i potraktowanie wynalazku, jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Chyba najlepszym, znanym światowym przykładem takiego postępowania, jest ochrona receptury Coca-Coli. Gdyby ją opatentowano, już dawno wszyscy by ją znali i mogli kopiować. Tymczasem jak wieść niesie, jest ona znana tylko dwóm osobom w firmie i żadna z nich nie zna jej w całości, a sama receptura jest zdeponowana gdzieś w sejfach bankowych. Dzięki temu, choć już wielu próbowało rozgryźć tę recepturę, nikomu się to nie udało. I mimo, że istnieją przepisy prawa żywnościowego, nakazujące na etykiecie produktów podać ich skład, okazuje się, że sama wiedza o składzie nie wystarczy.

To może jednak nie patentować?
MK: W pewnych okolicznościach lepiej jest nie patentować. Choć z drugiej strony w przypadku naruszenia i konieczności dochodzenia swoich praw, brak patentu może być problemem. Trudno jest udowodnić, że ktoś skopiował naszą „recepturę”, jednocześnie jej nie ujawniając. Brak dokumentacji patentowej oznacza często brak dowodu, z którego jasno wynika, kiedy i jaki wynalazek został opracowany oraz kto jest jego właścicielem. Wykazanie tzw. łańcucha praw, czyli kto stworzył dane rozwiązanie (czy to nasz pracownik, czy może freelancer), czy zrobił to w ramach określonej umowy oraz w jaki sposób prawa do rozwiązania zostały przeniesione, często wywołuje duże trudności. Jeśli nasza firma, tak jak np. Coca-Cola, ma kilkusetletnią tradycję, wówczas w grę wchodzą jeszcze przekształcenia i zmiany korporacyjne, jakie zachodziły na przestrzeni lat. Niejednokrotnie prawa własności intelektualnej krążą pomiędzy różnymi podmiotami w ramach grupy kapitałowej. W takiej sytuacji przygotowanie materiałów dowodowych w sprawie jest bardzo pracochłonne.
Na tych przykładach widać, że jedno i drugie rozwiązanie ma swoje wady i zalety. W każdej sytuacji, trzeba się zastanowić, co dla firmy będzie korzystniejsze i jaką politykę ochrony prowadzić.

Od czego zależy długość procesu patentowania?
PD: Od wielu czynników. Przede wszystkim od stopnia skomplikowania samego wynalazku. Badają go, co prawda, eksperci z wykształceniem technicznym, ale są tylko ludźmi i ich wiedza też jest ograniczona. Zwłaszcza, kiedy mają do czynienia z wynalazkami skomplikowanymi, bardzo nowatorskimi, z nowej, słabo jeszcze naukowo rozwiniętej dziedziny i wybiegającymi poza w miarę standardowe rozwiązania. Wówczas ekspert może potrzebować więcej czasu, by zrozumieć ich istotę.

I w końcu trzecia sprawa. Urzędy patentowe po dokonaniu zgłoszenia uruchamiają procedurę tzw. badania stanu techniki dla wynalazku i na tej podstawie weryfikują jego nowość i innowacyjność, poziom wynalazczy. W toku tego badania pojawia się szereg dokumentów, wcześniejszych zgłoszeń i patentów, wcześniejszych publikacji naukowych. Dany ekspert musi je przejrzeć i przeanalizować pod kątem tego czy ujawniono w nich już wcześniej zgłaszane rozwiązanie albo czy w ich świetle zgłaszane rozwiązanie jest banalne, oczywiste dla znawcy z danej dziedziny. W wyniku tej analizy mogą mu się pojawiać wątpliwości, które musi wyjaśnić. Do momentu uzyskania patentu, można dokonywać zmian i korekt w swoim zgłoszeniu patentowym, byle nie wykroczyć poza zakres pierwotnego zgłoszenia. Po takich zmianach, ekspert znów bada nasze zgłoszenie i znów go nam opiniuje. I tak w zależności od ilości wątpliwości eksperta, może to trwać latami. Dodatkowo, istnieje jeszcze możliwość zgłaszania uwag osób trzecich, gdzie każda osoba, po 18 miesiącach od zgłoszenia (czyli po tym jak zgłoszenie zostało opublikowane) może sama zgłaszać swoje uwagi czy zastrzeżenia np. do poziomu wynalazczego czy pełności ujawnienia, bądź też zastosowania danego wynalazku. Takie uwagi będą uwzględniane w toku badania zgłoszenia wynalazku.
Jak zatem widać, jest szereg elementów procedury, które mogą wpływać na długość procesu przyznawania patentu. Nawet w najprostszych przypadkach procedura patentowa trwa trzy, a nawet cztery lata.

Ile kosztuje ochrona patentowa?
MK: Opłaty urzędowe za zgłoszenia patentowe i poszczególne okresy ochrony są z góry ustalone i są jednak relatywnie niskie, biorąc pod uwagę czas wyłączności rynkowej dla danego rozwiązania. W dzisiejszych czasach opatentowanie wynalazku tylko w Polsce zwykle nie jest wystarczające. Trzeba rozważyć wejście w procedurę patentu europejskiego przed EPO albo procedurę międzynarodową PCT, gdzie duży ciężar stanowią koszty tłumaczenia. Jeśli ktoś myśli o opatentowaniu swojego wynalazku globalnie, to musi przetłumaczyć dokumentację patentową na języki urzędowe państw, w których patent ma obowiązywać.

Jest jeszcze coś, co zwiększa znacznie koszty uzyskania patentu, czyli badanie czystości patentowej. Czy warto je robić?
MK: Nie warto! Można to zrobić inaczej, ale to już nasza tajemnica (śmiech).

PD: No, nie do końca nie warto. Nie ma jednej dobrej odpowiedzi, którą można by zastosować w każdej sytuacji. Generalnie badanie czystości patentowej przeprowadza się po to, by ocenić swoje szanse na uzyskanie patentu. Można zrobić to jednak taniej, korzystając z tego, że niektóre kraje dają możliwość zrobienia szerokiego badania zdolności patentowej rozwiązania, w ramach krajowej procedury zgłoszenia patentu.

MK: Zgodnie ze sztuką, przed dokonaniem zgłoszenia patentowego, powinno się przeprowadzić badanie czystości patentowej. Daje ono możliwość oceny szans na uzyskanie patentu. Z drugiej strony, badanie to uwzględnia jedynie dokumenty publicznie dostępne, głównie w bazach patentowych. Nie daje zatem pełnego obrazu stanu globalnej technologii. Nie uwzględnia rozwiązań, które nie były nigdy przedmiotem zgłoszeń patentowych ani publikacji naukowych, ale są stosowane w praktyce. Pewność takiego badania jest więc ograniczona.

PD: Wszystko wydaje się więc przemawiać za tym, aby badania czystości patentowej nie przeprowadzać, ze względu na koszty i niepewność wyniku. Tzn. jak jest negatywny, to jest pewny, a jak pozytywny, to tylko pozornie. Dlatego zazwyczaj lepiej po prostu zgłosić wynalazek i zdać się na wynik badania zdolności patentowej, przeprowadzanego przez dany urząd, co jest również mniej kosztowne.

Przejdźmy zatem do konkretnych przykładów. Powiedzmy, że reprezentuję startup, dysponujący technologią, którą chciałby opatentować. Ile to kosztuje?
MK: To oczywiście zależy od wielu czynników, ale samo zgłoszenie patentu i związane z tym opłaty urzędowe, to nie jest wielka suma. Przy prostym zgłoszeniu i przy założeniu, że działamy na rynku lokalnym powinno się zamknąć w kwocie około 20 tys. zł. Jest to jednak wariant minimum.

PD: Jednak gdy myślimy o globalnej ochronie patentowej – tutaj koszty mogą sięgać nawet 400-500 tys. zł.

Zatem dla startupów jest to kwota raczej mało realna, a przynajmniej dla niewielu…
PD: Start-upy borykają się trochę z takim syndromem zakładnika: „Żeby chronić, muszą mieć pieniądze. Żeby mieć pieniądze, muszą chronić”. To ich odwieczny problem. Mają technologie, które chciałyby chronić, ale nie stać ich na ochronę. Jednocześnie jednak ciężko im pozyskać inwestora, na coś, na co nie mają jeszcze żadnych weryfikowalnych praw, bo to jest trochę kupowanie kota w worku. Z naszego doświadczenia wynika, że inwestorzy dużo chętniej patrzą na coś, co już jest sprawdzone, gdzie jest złożony choćby wniosek o patent. Mają wtedy też większą gwarancję, że nie doszło do ujawnienia wynalazku, bo to by z miejsca wykluczało zgłoszenie z uwagi na brak nowości.Często zdarza się, że startupy w swoim entuzjazmie i chęci podzielenia się pomysłami z potencjalnymi inwestorami, mówią za dużo. A potem okazuje się, że nie ma szansy zgłoszenia ich pomysłu do ochrony patentowej, bo istotę tego, co wymyślili, już ujawnili.

Mateusz Dubek (Bird & Bird): Myślę, że prawa takie jak patenty nie służą tylko do ochrony, ale też są nośnikiem wartości w firmie. Mogą być przedmiotem obrotu same w sobie, służą też do pokazania wartości startupu, dla którego chcemy pozyskać inwestora. Dużo chętniej inwestor zainteresuje się takim startupem, gdy zobaczy, że to jest coś konkretnego, co można chronić prawem, a nie, gdy jest to tylko pomysł kilku zapaleńców.

PD: Zgadzam się. Z punktu widzenia finansowego, finansowo-księgowego, patent to już jest wartość finansowo-prawna, którą da się wycenić.

MK: Patent pozwala zamienić pomysł na coś bardziej sformalizowanego, czym można obracać czy też np. wnieść aportem do spółki. Patent można też wycenić i zmonetyzować. Takie podejście zdecydowanie ułatwia proces pozyskiwania inwestora.
Dlaczego system ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej musi być tak skomplikowany?

PD: Jest skomplikowany, ale w dużym stopniu tak musi być. Jeśli jakość patentów ma być wysoka i mają one spełniać swoją rolę, to procedury weryfikacji zgłoszeń muszą być rozbudowane.

MK: Moim zdaniem, system ochrony własności intelektualnej nie jest tak bardzo skomplikowany. To jest kwestia przyjęcia pewnych założeń. Można zminimalizować rolę urzędu i udzielać patentów szybko i praktycznie na wszystko, a później zdać się na rynek, który będzie musiał zweryfikować wartość tych patentów. Alternatywnie można stworzyć nieco bardziej skomplikowaną procedurę udzielania patentów przez urzędy, które będą badały zgłoszenia, dając nieco większą gwarancję ich jakości. To rozwiązanie zdejmuje ciężar z rynku.
Fakt, że w Polsce procedura patentowa jest bardziej sformalizowana i skomplikowana, jest zatem lepszy dla przedsiębiorcy.

MD: Pytanie o to, czy prawo patentowe musi być skomplikowane, jest jedną z wersji pytania o to, czy prawo w ogóle musi być skomplikowane. Odpowiedź jest następująca – prawo jest na tyle skomplikowane, na ile skomplikowana jest rzeczywistość, którą ma regulować. Jeśli chcemy mieć system, który pobudza innowacje do rozwoju, który udziela monopolu, żeby zachęcić wynalazców do tworzenia, a jednocześnie nie zaburzać konkurencji i nie powodować monopoli, które raz zbudowane nie dają się rozbić, a to wszystko w otoczeniu dość skomplikowanych technologii i przy uwzględnieniu różnych ekonomicznych i międzynarodowych wpływów, to pokazuje, że rzeczywistość jest skomplikowana. Prawo opisuje i reguluje rzeczywistość, więc siłą rzeczy jest pochodną tych problemów, które naprawdę istnieją.

To znaczy?
PD: W naszym przypadku, czyli z perspektywy osób, które zajmują się przede wszystkim sprawami dotyczącymi naruszeń praw własności intelektualnej, największym problemem jest brak wyspecjalizowanych sądów.

MK: Rozstrzygnięcia sądów w sprawach patentowych zależą od w dużym stopniu od opinii biegłych. A biegłych sądowych, z opinii których można korzystać w tego typu postępowaniach, jest niewielu. Sąd jest związany opinią biegłego, w związku z tym w procesie strony skupiają się głównie na kwestionowaniu opinii biegłych.

MD: Jest w Polsce jeden wyspecjalizowany sąd – Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, który zajmuje się sprawami dotyczącymi znaków towarowych Unii Europejskiej i wzorów wspólnotowych. Po działaniach tego sądu widać wyraźnie, że specjalizacja zdaje egzamin. Gdyby w innych obszarach własności przemysłowej do takiej specjalizacji doszło, zapewne jakość orzeczeń by się podniosła. Obecnie wszystkie sprawy dotyczące prawa patentowego czy prawa własności intelektualnej mogą trafić do jednego z 42 sądów okręgowych w Polsce i natrafić tam na sędziego, który nigdy nie orzekał w tego typu sprawach i co więcej, nigdy nie czytał ustawy Prawo własności przemysłowej. Dlatego lepszym rozwiązaniem, byłoby ograniczenie liczby sądów, które zajmowałyby się omawianymi sprawami lub w każdym z istniejących sądów wybrać jednego sędziego wyspecjalizowanego do rozpatrywania tego typu spraw. Jest to relatywnie mała zmiana, ale jednocześnie taka, która mogłaby pomóc.

A może zamiast borykać się z kwestiami patentu, lepiej tak zbudować strategię swojej firmy, by jak najlepiej chroniła własność intelektualną?
PD: W dzisiejszych czasach, gdy wartość firm w 70-80 proc. stanowi własność intelektualna, budowa wewnętrznych procedur dotyczących ochrony własności intelektualnej jest koniecznością. Jednak ich stworzenie i wdrożenie, zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i proceduralnym wymaga dużej pracy i mądrych decyzji.
Rzecz w tym, żeby chronić przede wszystkim najważniejsze zasoby, które mają potencjał do komercjalizacji, a nie wszystko, tylko dlatego, że co do zasady spełnia przesłanki uzyskania ochrony. Przeprowadzając audyty w wielu firmach, widzimy, że takich procedur ochrony wewnętrznej niejednokrotnie nie ma. Zdarza się też, że firma nie ma przykładowo ochrony na kluczową technologię, zaś ma pozgłaszane do ochrony zupełnie nieistotne elementy i rozwiązania, które często nie są w rzeczywistości stosowane.

Równie ważne jest też to, by wprowadzać odpowiednie procedury, umożliwiające stosunkowo wczesne identyfikowanie przedmiotów wymagających ochrony oraz szybko podejmować decyzje strategiczne, co do formy i zakresu tej ochrony.
Pamiętajmy też o tym, że często najsłabszym ogniwem w systemie są nielojalni pracownicy, którzy mając dostęp do informacji poufnych firmy, potrafią wykorzystać je na szkodę pracodawcy.

W jaki sposób Bird & Bird może pomóc klientom w sprawach ochrony własności przemysłowej?
MK: Doradzamy, jak zarządzać własnością intelektualną, jak chronić tajemnice przedsiębiorstwa, w jaki sposób ułożyć wewnętrzne procedury czy regulaminy w firmie, aby zidentyfikować i chronić istotne rozwiązania przy zachowaniu ich poufności. Pomagamy konstruować umowy z pracownikami czy współpracownikami, dostawcami i podwykonawcami, tak by zabezpieczały przepływ informacji przy jednoczesnym zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa oraz zapewniały nabywanie praw do wyników pracy twórczej.

PD: Nade wszystko jednak specjalizujemy się w kwestiach spornych, czyli reprezentowaniu klienta w sprawach o naruszenie czy unieważnienie patentu. Zajmujemy się także tworzeniem strategii procesowej dla klienta. Kiedy klient przychodzi do nas z problemem, doradzamy mu najlepsze możliwe rozwiązania uwzględniając jednocześnie jego cele biznesowe.

Piotr Dynowski, LL.M., radca prawny. Partner, kieruje zespołem Własności Intelektualnej, Mediów i Telekomunikacji w polskim biurze Bird & Bird.

Marta Koremba jest rzecznikiem patentowym. Counsel kierujący praktyką Brand Management w zespole Własności Intelektualnej w polskim biurze kancelarii Bird & Bird.

Mateusz Dubek, LL.M., adwokat. Associate w zespole własności intelektualnej w polskim biurze kancelarii Bird & Bird.